Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Передача прав на объекты интеллектуальной собственности». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Отчуждение исключительного права может происходить в период действия лицензионных договоров, при этом интересы временных пользователей объекта интеллектуальной собственности защищены законом. Лицензионные договоры сохраняют свое действие на весь срок, оговоренный сторонами, а их досрочное расторжение допускается только при существенном нарушении условий.
Временное отчуждение прав на объект возможно путем заключения лицензионного договора. Для этого правообладатель должен придерживаться следующего алгоритма действий:
- интеллектуальная собственность регистрируется в установленном порядке – сведения вносятся в реестр, а правообладатель получает свидетельство или патент;
- предложение о временной передаче объекта в пользование может размещаться самим правообладателем, либо инициативу могут проявлять заинтересованные лица;
- лицензионный договор может заключаться с одним субъектом, либо одновременно с несколькими лицами – это условие стороны определяют по собственному усмотрению;
- при согласовании положений договора необходимо определить стоимость временного владения, территорию и срок использования права, иные условия;
- лицензионный договор заключается в письменном виде, удостоверять его в нотариальной конторе не требуется;
- сведения о заключенном договоре направляются в службу Роспатента, где временный переход права будет отражен в реестре интеллектуальной собственности.
Передача прав на какие объекты интеллектуальной собственности возможна
Передача интеллектуальной собственности происходит умозрительно. Разумеется, в реальности невозможно передать то, что не имеет материального выражения. Само понятие интеллектуальной собственности включает в себя не только результаты интеллектуальной деятельности, но также и средства индивидуализации.
Все объекты интеллектуальной собственности испытывают потребность в правовой охране. В число таких объектов входят:
- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для электронных вычислительных машин;
- базы данных;
- исполнения;
- фонограммы;
- сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- секреты производства (ноу-хау);
- фирменные наименования;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- наименования мест происхождения товаров;
- коммерческие обозначения;
Какие существуют условия передачи прав на интеллектуальную собственность
Здесь неоднократно упоминалось о процедуре государственной регистрации передачи интеллектуальной собственности в Патентном ведомстве.
Подробно порядок госрегистрации урегулирован Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1416.
Соблюдение Правил является основанием для принятия заявления на регистрацию и совершению процедурных действий по данному заявлению.
- форма заявления установлена Правилами;
- в заявлении указываются сведения о правообладателе, предмете договора – конкретном перечне исключительных прав. Если регистрируется соглашение об изменении или расторжении договора, нужно также индивидуализировать предмет (указать номер патента либо свидетельства, срок действия исключительного права и объем его правовой охраны). Все эти сведения должны соответствовать тем, что уже зафиксированы в реестрах ОИС;
- заявление сопровождается предусмотренными Правилами документами процедурного характера;
- прикладываемые документы должны недвусмысленно свидетельствовать о переходе исключительных прав;
- передаваемые исключительные права не выходят за рамки возможностей правообладателя и правоприобретателя;
- при отчуждении исключительного права не имеется ни малейшей вероятности того, что это действие совершается с целью введения в заблуждение потенциального покупателя либо изготовителя товара;
В пункте 17 Правил указаны основания, которые могут стать причиной для отказа в регистрации:
- отсутствие сведений об уплате госпошлины, предусмотренной законом;
- отсутствие ответа на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности о нарушении требований к подаваемым документам. Если в течение трех месяцев нарушения не устраняются, заявителя ожидает отказ;
- нарушение одного из вышеперечисленных пунктов Правил подачи документов на госрегистрацию;
Договор коммерческой концессии
Договор коммерческой концессии в международной коммерческой практике, известный как франчайзинг, приобрел популярность во Франции, начиная с 20-х гг., с появлением сети магазинов Призюник, Пронунция, в США в 30-е гг. XX в. — благодаря Ховарду Джонсону, а затем в системе магазинов Вулворса, и в 50-е гг. достиг в этой стране наивысшего развития. В настоящее время, по данным Международной ассоциации франчайзинга, названный договор «обеспечивает одну треть всех розничных продаж в США, включая продажи таких фирм, как McDonalds, Coca-Cols, GeneralMotors и Re-Max».
Зарождение законодательства о франчайзинге относят к XVII— XIX вв. в Англии и США. В том или ином виде франчайзинг используется более чем в 80 странах, однако правовая регламентация существует лишь в некоторых из них (США, Франция, Великобритания, Италия, Австралия, Беларусь, Молдова, Казахстан и др.). В большинстве стран к франчайзинговым отношениям применяются общие положения о договорах и обязательствах.
Правовое регулирование франчайзинга в Европейском Союзе осуществляется на уровне отдельных регламентов.
Помимо национального и наднационального законодательного регулирования на международном уровне УНИДРУА разработано Руководство по организации международной сети коммерческой концессии франчайзинга 1998 г., а также Модельный закон «О раскрытии информации о франшизе» 2002 г. ВОИС подготовлено Руководство ВОИС по франчайзингу 1994 г., Международной торговой палатой в 2000 г. разработан Типовой контракт международного франчайзинга (МТП № 557). Европейской Федерацией франчайзинга, в которую входят национальные ассоциации Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Португалии, Великобритании и других стран, принят в 1990 г. Европейский этический кодекс франчайзинга, согласно ст. 1 которого под франчайзингом понимается система продвижения на рынке товаров и (или) услуг, и (или) технологий, которая основана на тесном и продолжительном сотрудничестве между юридически и финансово независимыми предприятиями, франчайзером и франчайзи, посредством которого франчайзер предоставляет право франчайзи и возлагает обязанность осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с концепцией и стратегией франчайзера. Это право управомочивает и обязывает франчайзи в обмен на прямое или косвенное финансовое удовлетворение использовать фирменное наименование, и (или) товарный знак, и (или) знак обслуживания, ноу-хау, деловые и технологические методы, производственные процессы и другие права промышленной и (или) интеллектуальной собственности франчайзера, поддерживаемые оказанием деловой и технической помощи, в рамках и в течение срока действия договора франчайзинга, заключенного сторонами.
В Модельных правилах европейского частного права 2009 г. договор франчайзинга определен следующим образом: одна сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) право осуществлять за вознаграждение предпринимательскую деятельность (франчайзинг) в рамках франчайзинговой сети с целью предоставления определенного продукта в интересах и от имени франчайзи, а франчайзи имеет право и обязан использовать фирменное наименование и товарный знак, иные интеллектуальные права, ноу-хау и способ организации деятельности франчайзера (ст. IV.E.-4:101).
Несколько иное определение договору франчайзинга (договору коммерческой передачи технологий) дает Всемирная организация интеллектуальной собственности, по мнению которой франчайзинг — это коммерческое соглашение, посредством которого репутация, технологическая информация и экспертиза одной стороны комбинируется с инвестициями другой для целей продажи товаров или оказания услуг прямо потребителю.
В Законе Франции от 31 декабря 1989 г. № 89-1008 «О развитии коммерческих и кустарных предприятий и улучшении экономических, правовых и социальных условий их функционирования» франчайзинг рассматривается как предоставление одним лицом в распоряжение другого лица торгового имени или марки, с требованием от последнего соблюдения в своей деятельности отношений эксклюзивного или почти эксклюзивного характера.
В Казахстане и Беларуси в определении франчайзинга учитывается комплексный предпринимательский лицензионный характер договора, по которому предоставляется комплекс прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации за вознаграждение на определенных условиях для использования в предпринимательской деятельности.
В Швейцарии, Бельгии, Франции, Португалии используются правовые конструкции как договора франчайзинга, так и коммерческой концессии, под последним понимается так называемое дистрибьюторское соглашение, в силу которого одна сторона (компания-производитель, концедент) предоставляет другой стороне (эксклюзивному дистрибьютору, концессионеру) право на исключительное распространение, размещение, продвижение, продажу своих товаров на определенной территории, границы которой согласовываются в договоре.
Учитывая различные подходы к определению договора франчайзинга и коммерческой концессии за рубежом и в Российской Федерации, в науке неоднократно предлагалось разграничивать данные договоры, исходя из того, что гл. 54 ГК РФ, по сути, регулирует договор, известный в большинстве стран как договор франчайзинга. Квалифицирующим признаком договора франчайзинга, известного зарубежным правопорядкам, и договора коммерческой концессии в понимании российского законодательства, а также некоторых других стран, является предоставление прав на использование в предпринимательской деятельности комплекса средств индивидуализации, а также результатов интеллектуальной деятельности на определенных условиях (условиях лицензионного договора). В связи с этим вполне оправданно использование в законодательстве ряда стран термина «комплексная предпринимательская лицензия» (Казахстан, Беларусь Киргизия, Узбекистан и др.)
ГК РФ регулирует договор коммерческой концессии с 1 марта 1996 г. нормами гл. 54. Кроме того, в случаях, не противоречащих действующему законодательству, применению подлежит приказ Роспатента от 29 декабря 2009 г. № 186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации».
В России первый договор коммерческой концессии был зарегистрирован в Роспатенте 20 июня 1996 г. между компанией «Колгейт Палмолив» (США) и пользователем АО «Ком Палм» (РФ). Предметом договора являлись патентов совокупности около сотни изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, с использованием которых осуществлялась предпринимательская деятельность. В настоящее время Российской ассоциацией франчайзинга ведется реестр франшиз, используемых в России, в числе наиболее известных — «1С», «Перекресток», «Пятерочка», «Баскин Роббинс», «Елки-палки», «Шоколадница» и многие другие.
Под исключительными правами понимается установленная законом совокупность особых прав юридического или физического лица на определенные плоды интеллектуальной деятельности в силу авторства этих плодов или в силу легального правопреемства.
В силу этих исключительных прав правообладатель не только является собственником плодов интеллектуального труда, но и обладает полномочиями по ограничению возможностей других лиц использовать плоды его интеллектуальной деятельности.
Особыми признаками исключительных прав являются:
- необходимость в их подтверждении посредством государственной регистрации;
- действие исключительных прав в пределах страны, осуществившей регистрацию права и в пределах стран, присоединившихся к различным конвенциям по защите авторских прав.
В отличие от права собственности исключительное право имеет ограниченный срок действия. Например:
- исключительное право на произведение (авторское право) действует на протяжении жизни автора и в течение 70 лет после его смерти;
- исключительное право на исполнение (смежное право) распространяется на срок жизни исполнителя;
- исключительное право автора базы данных (смежное право) действует в течение пятнадцати лет с 1 января года, следующего за годом обнародования базы и т.д.
Вообще, продуктами умственного труда, и как следствие, объектами исключительных прав могут быть:
- литературные и художественные произведения;
- научные труды;
- промышленные образцы;
- сценические образы;
- телевизионные и радиопередачи;
- музыкальные произведения;
- селекционные сорта растений;
- селекционные породы животных и иные продукты умственного труда с авторскими, патентными и иными смежными правами.
Следует уделить должное внимание предмету акта, так как судебные споры по интеллектуальной собственности порой вытекают из неграмотного составления документа. Как правило, проблемы всплывают по прошествии определённого периода времени. Сложившаяся практика выработала примерный перечень положений, которые необходимо отразить в акте:
- наименования сторон и ФИО их представителей;
- указание на объект, являющийся плодом интеллектуального труда;
- подтверждение факта его отчуждения правообладателем и приёма приобретателем;
- если речь идёт о возмездном соглашении, отражаем факт совершения оплаты;
- отмечаем, что правообладатель претензий не имеет;
- указываем количество составленных экземпляров. Их должно быть два.
Объясняем, как составить акт «на пальцах»
Первым делом в шапке официальной бумаги следует отметить, что она является приложением к заключённому между контрагентами договору, оставив на него ссылку. Далее присваиваем настоящему акту уникальный номер для документооборота, оставляем дату (число, месяц, год) и место (населённый пункт) его составления.
Ниже по документу указываем данные о сторонах и их представителях:
- полное наименование организации или ФИО физического лица;
- ФИО представителя;
- ссылки на бумаги, дающие право подписи.
Следующим шагом представители по пунктам обуславливают все важные для них моменты. Основными будут являться: факт передачи, факт оплаты, отсутствие претензий и количество экземпляров. В силу действующего принципа свободы договора контрагенты вольны обозначать и иные положения по своему усмотрению.
Как правильно составить
Лицензионное соглашение составляется в письменном виде. Если письменная форма не соблюдена, оно признается недействительным. Помимо строго письменной формы, предъявляется требование государственной регистрации. Органом, отвечающим за такую регистрацию, является Роспатент.
Текст договора должен содержать условия:
| Предмет договора | Какой именно результат интеллектуальной деятельности, или РИД, передается |
|---|---|
| Способы использования РИД | Круг прав по использованию, который предоставляется лицензиату, должен быть четко очерчен — право, которое не указано в тексте, не является предоставленным |
| Территория, на которой лицензиат вправе использовать передаваемый РИД | Если этого пункта нет, использование допускается на всей территории России |
| Срок предоставления РИД | При этом срок, оговоренный сторонами, не должен превышать срока действия исключительного права лицензиара на передаваемый предмет. При отсутствии указанного срока РИД считается переданным на пять лет. Если срок действия исключительного права истекает ранее срока, установленного сторонами, соглашение автоматически прекратится с истечением этого периода |
| Размер и порядок уплаты вознаграждения лицензиару | Вознаграждение — это существенное условие лицензии, без него она является незаключенной |
Способы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности
Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, право на имя и иные личные неимущественные права. Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу но договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (ст. 1228 ГК РФ).
Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).
Как происходит передача прав на ИС
Независимо от того, какой вариант передачи прав на объекты интеллектуальной собственности вы выберете, сама передача объекта происходит в несколько этапов. Игнорирования хотя бы одного из них может привести к негативным последствиям и финансовым потерям – например, признание договора не действительным либо приобретение объекта у неправомочного лица.
Алгоритм передачи прав:
- Проверка прав продавца на распоряжение объектом. Еще до заключения договора целесообразно выяснить, кому на самом деле принадлежат исключительные права. В отношении ряда объектов, требуется обязательная регистрация. Такие варианты проще всего проверить, так как необходимые сведения можно получить из соответствующих реестров. Право собственности на объект также подтверждается свидетельством или патентом. Вы так же сможете узнать из реестра передавались ли данные права прежде, кому и на каких условиях. Сложнее, если объект не внесен в реестр или создавался по заказу специально для вас. В таком случае, необходимо самостоятельно провести проверку, запросить исходники, проверить уникальность и т.д. Юристы по ИС знают механизмы и способы проверки объектов на чистоту.
- Согласование условий и составление договора. Несмотря на то, что в интернете можно скачать бланк практически любого договора, его оформление лучше поручить грамотному юристу. Передача различных объектов имеет ряд особенностей. Например, запрещено дарение объектов ИС в пользу юридического лица, а также отчуждение фирменного наименования. Юрист поможет правильно составить текст договора, а также учесть все существенные условия и изложить их в выгодном для вас формате. Типовой договор — это формальная бумага, которая в случае конфликта скорее всего не сможет защитить ваши интересы.
Особое внимание требуется уделить объему передаваемых прав. Если вы хотите быть единоличным правообладателем, то следует избегать неисключительных лицензий.
Еще один момент, который предприниматели зачастую упускают из вида – это детальная конкретизация объекта. Необходимо указать как можно больше индивидуализированных признаков, которые отличают объект ИС от аналогичных. - Оценка стоимости объекта. Заниженная или завышенная стоимость объекта приводит к некорректному отображению объекта на учете, претензиям налоговых органов, а также негативно сказывается на финансовом планировании и анализе результатов деятельности компании. Желательно перед заключением договора провести оценку нематериального актива. Наша компания оказывает не только юридические услуги. Наряду с этим направлением деятельности, мы так же проводим оценку любых видов имущества. Эксперты — оценщики имеют необходимую квалификацию, подтвержденную сертификатами, и все необходимые допуски и разрешения для оценки объектов ИС.
- Регистрация договора или объекта в ФИПС. Регистрация договора обязательна, если объект уже внесен в реестр и на него получены свидетельство или патент. Без регистрации право собственности не перейдет к покупателю, что чревато возможность потерять деньги и невозможностью использовать ИС. Поэтому провести регистрацию желательно до оплаты суммы договора. То же самое касается случаев, когда право ранее не было зарегистрировано. Тогда следует провести регистрацию на себя на основании договора, чтобы исключить отказ в регистрации по различным причинам (например, плагиат и т.д.).
- Оплата по договору и оформление акта-приема передачи. В акте приема-передачи следует указать все объект и объем прав, а также те материальные носители на которых передается объект.
Нужно ли регистрировать договор?
Существует общее правило: если объект интеллектуальной собственности зарегистрирован в «Роспатенте», то и договор также подлежит регистрации. Другими словами, государственная регистрация перехода прав требуется для товарных знаков и патентов (обязательно), а для программного обеспечения это относится только к договорам отчуждения. Договоры на авторские произведения регистрации не подлежат.
Если программа для ЭВМ не проходила регистрацию в «Роспатенте» (это факультативная процедура, она проводится по желанию автора ПО), то и договор отчуждения тоже не регистрируется.
Государственная регистрация лицензий и договоров отчуждения в вышеперечисленных случаях является основанием для их юридической действительности. Переход прав осуществляется в момент регистрации договора в «Роспатенте».
Какие существуют условия передачи прав на интеллектуальную собственность
Здесь неоднократно упоминалось о процедуре государственной регистрации передачи интеллектуальной собственности в Патентном ведомстве.
Подробно порядок госрегистрации урегулирован Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1416.
Соблюдение Правил является основанием для принятия заявления на регистрацию и совершению процедурных действий по данному заявлению.
- форма заявления установлена Правилами;
- в заявлении указываются сведения о правообладателе, предмете договора – конкретном перечне исключительных прав. Если регистрируется соглашение об изменении или расторжении договора, нужно также индивидуализировать предмет (указать номер патента либо свидетельства, срок действия исключительного права и объем его правовой охраны). Все эти сведения должны соответствовать тем, что уже зафиксированы в реестрах ОИС;
- заявление сопровождается предусмотренными Правилами документами процедурного характера;
- прикладываемые документы должны недвусмысленно свидетельствовать о переходе исключительных прав;
- передаваемые исключительные права не выходят за рамки возможностей правообладателя и правоприобретателя;
- при отчуждении исключительного права не имеется ни малейшей вероятности того, что это действие совершается с целью введения в заблуждение потенциального покупателя либо изготовителя товара;
Образцы договоров купли продажи интелектуальной собственности
По структуре он крайне схож с договором купли-продажи, так как направлен на отчуждение собственности (права на интеллектуальную собственность).
Сторонами такого договора выступает продавец, то есть лицо, имеющее право собственности на результат интеллектуальной деятельности (также это может быть и организация, а если уровень международный, то даже государство целиком), и покупатель, который в итоге становится обладателем прав интеллектуальной собственности.
Важно помнить, что далеко не все результаты интеллектуальной деятельности могут быть отчуждены по договору купли продажи. Так, законом (в частности Гражданским кодексом) устанавливается запрет на отдельные виды прав. Это необходимо для защиты прав самих изобретателей, а также общества и государства в целом.
Все, что нужно знать про договор об отчуждении исключительных прав
Остальные условия сделки по отчуждению исключительных прав не существенны. Отсутствие этих пунктов в договоре не повлечет признания соглашения незаключенным. Но такие «облегченные» версии договоров имеют иные не менее значимые последствия в виде различных правовых и материальных рисков. Настоятельно рекомендуем согласовать в договоре следующие условия:
- Срок и момент выполнения обязательства о выплате вознаграждения.
- Предельный срок передачи материальных объектов, которые связаны с переходом правомочий на объекты интеллектуальной собственности. К примеру, на документацию по товарному знаку, руководство по эксплуатации базы данных и т.п.
- Санкции для участников отношений в случае просрочки исполнения обязательств.
- Возможность отказа стороны от договора. Для правообладателя право на односторонний отказ предусмотрено самим ГК РФ. Для приобретателя — нет. А это может оказаться важным в случаях, когда правообладатель не передал материальные объекты, связанные с объектом интеллектуальной собственности. В отсутствие такой передачи приобретатель не сможет в полной мере извлекать выгоду от владения объектом интеллектуальной собственности.
Госрегистрация перехода прав по сделке отчуждения исключительного права осуществляется в Роспатенте. Для этого стороны договора должны сами обратиться в государственный орган с соответствующим заявлением. В случае, если за регистрацией перехода обращается одна из сторон отношений, то к заявлению прикладывается договор или выписка из него, заверенная у нотариуса.
Роспатент может отказать в регистрации, если есть какие-то проблемы с документами или передача прав на объект интеллектуальной собственности противоречит закону (например, передача прав на товарный знак повлечет введение обычных покупателей в заблуждение).